美国专利法上的第三人异议
作者：Leonard P. Diana Agatha H. Liu
来源：《中国知识产权》2011年第08期
作者：Leonard P. Diana Agatha H. Liu
来源：《中国知识产权》2011年第08期
法案的一大亮点是创设了几种新的专利异议程序，允许专利申请人或专利所有人以外的第三人（以下简称“第三人”）向美国专利及商标局（PTO）对专利的有效性和专利申请提出异议。
2011年1月25日，美国国会开始审议《美国专利发明法案》（此前人们称之为《2011年美国专利改革法案》，以下简称“法案”）。2011年3月8日，美国参议院通过该项法案；2011年6月23日，美国众议院对该项法案作小幅修改后予以通过。一旦法案生效，美国专利法律制度将发生重大改变。法案的一大亮点是创设了几种新的专利异议程序，允许专利申请人或专利所有人以外的第三人（以下简称“第三人”）向美国专利及商标局（PTO）对专利的有效性和专利申请提出异议。本文考察了现行专利制度下第三人进行专利异议的非诉讼程序，分析了新法案生效后可采用的专利异议程序，并提出相应的参考意见。
根据《美国法典》第35卷第101-103节和第112节，申请人在美国申请专利时，其拟申请的专利必须具备可专利性——该类专利主题具有专利性、实用性、新颖性、非显而易见性，其（以最佳方式撰写的）权利要求书的披露足够充分。美国专利及商标局的专利审查员负责对申请人提出的专利申请进行审查，目的在于使专利申请人有机会与审查员进行沟通，以消除专利审查过程中的潜在障碍。此后，如果专利权人申请对专利文件进行补正或者要求进行复审，美国专利及商标局将启动专利复审程序，就可专利性或合法性进行审查。
根据美国现行专利法律制度，在授予专利权之前，第三人的专利异议受到诸多限制；在授予专利权之后，第三人可以在专利异议上更能有所作为，尽管如此，仍然受到一些限制。
美国现行专利法律制度下第三人可用救济措施概述
根据《美国法典》（U.S.C）、《美国专利审查指南》 （Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）和《美国专利法实施细则》（C.F.R.）等现行法律，第三人可以借助于下列程序提出专利异议：
（1）公开使用程序（C.F.R.第1.292节、MPEP第720节）；
（2）专利权异议程序（U.S.C第美国参议院人数35卷第112（C）节、CFR第37卷第1.291节）；
（3）第三人异议提交程序（CFR第37卷第1.99节、MPEP 第1134.01节）；
（4）前一专利引证程序（U.S.C.TXH 35卷第301节、MPEP 第2202章）；
（5）单方申请复审程序（U.S.C.第35卷第302节、MPEP第2209章）；
（6）多方申请复审程序（U.S.C.第35卷第311-318节、MPEP第2209章）；
（7）权属冲突异议程序（U.S.C.第35卷第135（A）节、MPEP第2300章）。
在授予专利权之前，可以提起前三种异议；授予专利权之后，可以提起后四种异议程序。权属冲突异议程序可由两个专利申请人提起，但多见于专利申请人与专利权人之间。
前三种专利异议程序受到一定限制。公开使用程序的启动条件为：在该专利申请日之前一年，该专利产品已经销售过，或者该专利已经公开使用过；专利权异议程序的启动条件为：第三人凭借前一专利技术和公开发行的出版物质疑拟申请专利的可专利性。不过，在上述两种程序中，异议要么在专利申请公开之后提出，要么获得专利申请人的书面同意。第三
人异议提交程序的启动条件为：第三人可以提交与专利申请合法性相关的专利和公开出版物，但不得发表任何观点、评论或提供任何信息，且必须在申请公开之日起两个月内提交异议，异议文件总数量不超过10份。
前一专利引证程序的启动条件为：在提交专利申请文件时，一并提交与前一专利存在相关性的说明文件。美国专利及商标局无义务就此采取任何行动，其作用仅在于使公众知晓前一专利技术和第三人对相关性的解释说明。
在专利权期限届满前，任何人均可根据前一专利技术和公开出版物申请启动单方申请复审程序，但须至少提出一个新的针对“专利性”的实质性质疑。例如，在该专利的前一审查程序或前一复审程序中，该质疑未经审查。不过，第三人在本程序中仅限于：（1）提交证明其申请单方复审的书面证明文件；（2）对专利权人提出的答辩进行反答辩。一旦美国专利及商标局授权启动单方复审程序，将由原审查员以外的专利审查员根据第三人提交的相关文件和他知晓的任何前一专利技术对该专利进行全面复审。
在多方申请复审程序中，第三人将参与整个复审程序，并可就专利权人的每一答辩进行反答辩。
另外，需要注意权利冲突异议程序。如果第三人认为一项已被授予专利权的专利包含其发明的权利要求书内容之一或全部，则可提交该相同或类似的权利要求书，启动权属冲突异议程序，对抗专利权人，以便取得优先权。本程序要解决的核心问题是谁发明在先，以便让一方有机会就对方发明的可专利性提出异议，异议理由包括专利权人使用了前一专利技术、其发明专利说明书披露不够充分等。
第三人根据《美国专利发明法案》可使用的救济措施
一旦美国参众两院就新法案文本达成一致并经美国总统签署生效后，第三人在采取救济措施时，需要考虑到以下四点变化：
（1）美国专利制度将确立申请在先规则，废除发明在先规则。根据该法案，美国专利及商标局在专利申请过程中将不予考虑发明完成时间的先后顺序，从而与国际专利制度接轨。然而，也可能出现这样的情形：被异议人提交文件，证明其在申请日前已经从异议人的发明中研发出另一派生发明，从而对抗专利权异议人。
（2）第三人异议提交程序得到完善。根据《美国法典》第35卷第122节第e项，第三人可以在授予专利前提交异议。
（3）法案设立了一种全新的救济措施——专利授后再审程序。本法案规定，在授予专利权后，第三人可以根据《美国法典》第321-330节申请启动专利授后再审程序。
（4）法案以多方申请再审程序取代了原有的多方申请复审程序。第三人可以根据《美国法典》第35卷第311-320节启动多方申请再审程序。
授予专利权之前，可以申请启动专利授前异议程序；授予专利权之后，可以启动专利授后再审程序和多方申请再审程序。如需快速浏览几种专利异议程序之差异，可参看本文所附表1。
根据新的专利授前异议程序，第三人提交异议的时间期限得到延长：从专利申请公告之日或专利申请被驳回之日起两个月延长至六个月，且以期间最长者为准。尽管如此，第三人的异议在专利申请受理之前也受到许多限制，其主要作为仅限于向美国专利及商标局提交其专利权文件和公开发行的出版物，并在申请文件中证明其与被异议专利之间存在着相关性。无论专利审查员是否考虑、采纳或驳回异议，这些资料都将一起归档到专利申请文件中。第三人必须关注与专利有关的出版物，在规定时限内提出异议，才能充分使用专利授前异议程序。
与此类似，在专利授后再审程序中，对于依据《美国法典》第35卷第301节而授予的专利，第三人向美国专利及商标局提交的文件范围扩大了。根据新法案，第三人不仅可以提交有关专利和出版物，阐述其与一个或多个专利权利要求书的相关性，也可以提交专利权人向美国专利及商标局或美国联邦法院所做出的与其专利权利要求书相关的任何声明。而在目前，这些声明通常只作为公共信息，归档到美国专利及商标局的相关专利申请文件中，仅供参考。
新法案生效后，多方申请再审程序和专利授后再审程序将取代多方申请复议程序。
与欧洲专利局（EPO）的专利异议类似，新法案规定的多方申请再审程序类似于专利授后再审程序。在授予专利权之日起九个月内，任何人均可依据《美国法典》第35卷第285条第2项或第3项规定的任何理由，要求确认专利无效，也可在美国法院提起专利侵权诉讼。为适用这些专利异议程序，美国专利及商标局将建立一个新机构——专利审判及上诉委员会（以下简称“委员会”）。在委员会的审理过程中，专利权人提交答辩后，第三人可以要求举行口头听证会。
需要强调的是，在这种情形下，第三人不能仅仅提出一个新的针对“专利性”的实质性质疑，而必须在其异议申请文件中证明被异议专利的权利要求书中至少有一项要求具有不可专利性。在专利诉讼中，该证据必须明确可信；而在专利异议程序中，第三人只须提交优势证据即可。新法案的实施细则可能确立一项新的规则，允许第三人在一定条件下从专利权人处收集证据。在专利及商标局做出最后决定之前，专利权人可以提出动议，请求删除或修改其权利要求书中的相应内容。在程序启动后一年内，专利及商标局必须做出该种决定。
启动专利授后再审程序，第三人需要提交早期申请，申请理由比较宽泛，同时附上早期决定若干份以备专利及商标局选用。如果专利及商标局尚未就被异议专利进行充分审查，此一程序可以促成对于被异议专利之可专利性进行早期识别与调查。
最后，新设立的多方申请再审程序类似于其所取代的原有多方申请复审程序。在授予专利权9个月之后或专利授后再审程序终止之后、专利权期限届满前的任何时间内，任何人均可基于已授权专利和公开发行的出版物启动多方申请再审程序。不过，当事人需要出示相关证明文件，表明其可以合理并且可能证明被异议专利的一项或几项权利要求具有不可专利性。此外，它可能追溯至专利授后再审程序，以了解相关情况。具体而言，法律授权委员会
启动此程序，目的在于督促委员会在专利及商标局公告启动此种程序之后一年内就异议事项做出最后决定。因此，人们期望，通过新创设的多方申请再审程序和专利授后再审程序，加快专利授后复审进程。
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