国外知识产权确认不侵权之诉的分析与借鉴
作者：罗云辉
来源：《经济研究导刊》2014年第16期
        摘要：他山之玉，可以攻石。研究其他国家对于确认不侵权之诉的规定，横向考察国外知识产权确认不侵权之诉的法律渊源，广泛涉猎国际条约、英美法系、大陆法系国家的相关具体规定。可以看到这些国家早在一个世纪甚至更早之前就对市场参与者利用不当警告损害竞争对手的问题提供了各种保护和救济途径。中国应该借鉴和吸收这些国家的规定，完善确认不侵权之诉的相关制度，这不仅是遵守《巴黎公约》规定的国际义务，也是知识经济时代急迫的现实要求。
        关键词：知识产权；确认不侵权之诉；宣告式判决
        中图分类号：D90文献标志码：A文章编号：1673-291X（2014）16-0308-04
        一、国际条约
        《保护工业产权巴黎公》（Paris Convention For the Protection of Industry Property）简
称《巴黎公约》。
        《巴黎公约》于1883年签署，是世界上关于保护知识产权的最重要的国际公约之一，目前拥有174位签署成员。1900年，该公约修订要求签署成员提供保护反对不公平竞争，公约成员必须保证对各该国国民有效防范不正当竞争，公约将这种竞争行为定义为“工商业事务中违反诚实的习惯做法的竞争行为”。禁止特定的行为，其中包括“在经营商业中，具有损害竞争者的营业所、商品或工商业活动商誉性质的虚伪说法”，而对竞争对手诉讼威胁的不实警告，经属于上述被禁止的特定行为。此后，《保护工业产权巴黎公约指南》在此问题上进一步给予释明：如果存在用不实指控诋毁竞争对手的经营、商品或服务的事实，即使做出该不失指控的人并无诋毁伤害的意图，仍足以适用本规定。它留给各国的国内立法或判例法来决定是否，以及在何种情况下决定，并非完全不实的指控也可能构成不正当竞争行为。①
        二、英美法系国家
        （一）英国
        对确认不侵权之诉在英国被称为无理威胁（Groundless Threats）之诉，最早的案例可
以追溯到1868年的发生的雷恩诉维尔德之案（Wren v Weild）。②雷恩公司生产绞线机，并针对一些主要使用维尔德的竞争对手产品的制造商进行推销活动。维尔德写信给雷恩的潜在客户声称雷恩的机器侵犯了他的专利，如果使用了这些机器，维尔德将会要求特许权使用费，或者是提起侵权诉讼。而实际上维尔德没有进一步开展任何法律程序，但所有的潜在客户在收到信后都停止了与雷恩的采购谈判。随后雷恩向法院起诉要求维尔德赔偿其遭受的损失，但是被法院驳回了其请求。因为雷恩无法按照当时的法律所要求，来证明维尔德是恶意伤害他或他的业务。
        正式确立确认不侵权之诉的制度的规定是1883年《专利、外观设计和商标法案》第32节。作为对哈尔西诉布拉泽胡德（Halsey v.s Brotherhood）案件的回应，这一节中确立了作出无理威胁是属于侵权行为的规定。
        哈尔西先生生产蒸汽发动机，布拉泽胡德而是生产同样的产品。布拉泽胡德有一个促进其业务的经营策略——有组织地去威胁那些打算购买哈尔西产品的客户，声称他们侵犯了其专利并会提起诉讼。而布拉泽胡德却从未采取过进一步的行动，但这样的威胁已经足以赶走哈尔西的大部分客户了。
        哈尔西为了阻止布拉泽胡德的发函行为，向法院申请颁布禁制令，但被法院拒绝了。主审法官柯勒律治·C·J表示（Lord
        Coleridge CJ）即使这些侵权的指控是不真实的且有可能损害原告的利益，但除非他是恶意中伤并企图造成损害，这是一个法律基于社会利益的考虑，允许权益受到损害而没有相关救济途径的例子。③
        随后，英国国会在1883年推出相关救济规定扭转了上述的局面。在这些救济规定中，对于发出的威胁是善意还是恶意并不重要。如果不设立这些救济规定，有些掌握着一些站不住脚的所谓的“专利权”的无良专利权人，可能会在不打算提起任何诉讼的情况下而发出警告函。紧接着对于商标和外观设计也出台了类似的规定。
        英国立法机构对无理威胁的态度是：“意图允许经营者对竞争的生产商发出提起侵权诉讼的威胁，但不允许经营者对竞争的生产商的客户发出不正当的威胁”。①英国现行的具体的法律规定有：1949年《注册外观设计法》第26节、1977年《专利法》第70节、1988年《版权、外观设计和专利法案》第253节、1994年《商标法》第21节、2005年《社区外观设计条例》第2条、2006年《社区商标条例》第6条。
        （二）美国
        美国的首例确认不侵权案发生在1933年，纳什维尔，查塔努加和圣路易斯铁路公司诉华莱士（Nashville，Chattanooga & St.Louis Railway Co.v.Wallace）。
        为了解决越来越多的可能起诉到法院的纠纷，美国在1934通过了《联邦确认之诉法案》（Federal Declaratory Judgment Act）。该法案只处理程序问题，不会取代《美国宪法》第三条（Article III of the U.S.Constitution）中的获得司法救济的实体权利，但为那些以前无法立案起诉的当事人提供了一定的可能性。②法院强调案件的受理需要存在“实质的争议”（actual controversy），其具体要求与《美国宪法》第3条规定的“案件和争议”（case or controversy）一致。该法案的初衷是为了解决争议当事人之间的权利在法律上的不确定的状态，限制滥发威胁函的不正当竞争行为，平衡各方当事人的谈判地位。
        该法案后来成为《美国法典》第28章第2201和2202部分（U.S.Code Title 28，Section 2201，Section 2202），主要解决在知识产权领域尤其是专利领域的纠纷。
        （三）澳大利亚
        澳大利亚有针对无理威胁的成文规定，通过法律和法规的形式来调整专利、商标和外观设计等知识产权问题。参见其1990年《专利法案》，第3部分、1995年《商标法案》第SS 129条和130条、2003年《外观设计法案》，第3部分。被侵害一方必须证明有受到威胁，这种威胁可能是明示的也可能的暗示的，问题的重点是作为收函人一般公众要如何理解所收到函件的含义。专利和外观设计的立法规定“仅仅是通知不构成威胁”，但在商标的立法中没有这样的规定。
        在澳大利亚，2011年《民事纠纷解决法案》也对要采取真正的诉讼来解决争端的纠纷当事人在民事诉讼程序开始前的义务进行了规定。当事人必须提交一份“真正的步骤说明”，说明他们为了试图达成和解都做了什么。目前还没有发现有担心这个义务与无理威胁规定之前的相互作用的关注。这似乎是因为2011年的法案的要求是相当灵活的。澳大利亚的法律还规定法律顾问具有豁免权。该国1990年《专利法案》第132部分规定，执业律师或注册专利律师不就“在他或她的专业技能领域内代表客户所作出的行为”承担责任。在对待商标或外观设计的无理威胁问题上，也有类似的豁免权的规定。
        （四）新西兰
        新西兰在专利和外观设计③立法方面也有针对无理威胁的成文规定，在澳大利亚，不在侵权者之间区分主要和次要侵权。同样，法规规定，“仅仅是通知”，不构成一种威胁。然而，与澳大利亚不同的是，新西兰对法律顾问没有豁免权。
        也许令人惊讶的是，1953年《商标法案》规定不包括任何无理威胁。该法案于2002年修订，但修正案并没有针对无理威胁提供一个具体的救济措施。相反，第105条提对不正当程序提供了救济措施。当事人提起诉讼指控他们涉嫌侵犯其注册商标，被告可以要求法院宣告诉讼是不正当的，并有权要求原告赔偿所遭受的损失。而在商标领域内寻求面对“不正当”威胁的救济途径，必须依靠1986年公平贸易法案，其第9条有禁止进行贸易误导或欺骗行为的规定。
        （五）加拿大
        1928年，加拿大签署了《巴黎公约》。然后，在其1932年制定的《不正当竞争法》作出对不正当竞争的规定。其后1985年《商标法》第7节中也有相关规定：“任何人不得：（a）进行虚假或误导性陈述以诋毁竞争对手的业务、商品或服务”，“（e）作出任何其他行为或采取任何其他的在加拿大内违背了诚实的工业或商业惯例的商业行为”。
        加拿大最高法院在1966年决定的S&S工业诉洛威尔（S & S Industries v Rowell）一案，为指导案例。洛威尔是金属丝生产商，拥有一项用扁钢丝结构架技术制造文胸的专利。该公司发函给原告S&S工业指控其侵犯了该专利，但并未提起诉讼。相反，该公司起诉了S&S工业的其中两个客户，同时在一份拥有广泛影响的商业报刊中大肆宣传。在这种情况下，两个客户都分别与洛威尔公司达成协议，承诺将不会出售S&S工业的产品，亦不会对洛威尔公司的专利提出质疑。然而，仅作为S&S工业的客户，都被要求支付赔偿或特性使用费，两个客户都被允许处置现有股票。这些相当不平等的条款对洛威尔公司所谓的专利是否有效产生怀疑。因此S&S工业作为原告起诉洛威尔，要求认定其专利无效并赔偿损失。原审法院支持了S&S工业的请求，而最高法院亦维持了这一判决。
        在最高院的审判中，法官马特兰德·J（Martland J其中两个主要的协议）.列出此类案件立案的基本要素：（1）具有虚假的或者误导性的陈述。（2）企图诋毁竞争对手的业务、货物或服务。（3）造成的损害结果。另一法官思朋斯·J（Spence J）也指出，目前没有比选择直接诉讼来让那些向竞争对手的客户发送威胁信函的人承担责任的更好理由了。④
        三、大陆法系国家
        （一）德国
        德国的《不正当竞争法》（UWG）创建了一个特定的侵权行为处理不正当的商业行为。该法第3部分规定：对竞争对手、消费者或其他市场参与者的利益造成有形损害的不正当的商业行为的违法的。
        第4部分用列举的形式来规定不正当的行为，其中包括“诋毁或贬低他人商标、商品、服务、活动、竞争对手个人或企业的商业情况”；“断言或传播有关竞争对手的商品、服务或业务的事实，而这些事实损害到企业的经营或企业家的信用，在某种程度上这些事实并不明确为真；如果通讯是保密的，并且如果发出或接收这些信息的人在通讯内容中具有合法利益，那么仅在该事实的断言或传播不真实的情况下才被认定为不正当。”

版权声明：本站内容均来自互联网，仅供演示用，请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198，我们将在24小时内删除。